제약 분야 특허권, '박종혁특허법률사무소'가 보호한다

박종혁 박종혁특허법률사무소 대표변리사 임채은 기자l승인2023.02.20

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기술이 점차 다양화하고 고도화하는 시대 흐름 속에서 기술의 가치가 무형의 자산으로서 인정받는 것은 매우 중요한 문제다. 그러나 모든 기술자가 각 분야의 특허권 법률 지식을 갖기란 어렵다. 이에 변리사들은 분야별 전문 지식은 물론, 법률 지식을 동원해 기술 및 지식재산을 보호하기 위해 솔선한다. 피플투데이는 약사 출신으로서 제약 산업의 특허권 업무를 전문적으로 대리하는 박종혁특허법률사무소의 박종혁 대표변리사를 만나 관련 이야기를 자세히 들어보는 시간을 보냈다. 

Q. 박종혁특허법률사무소와 함께 박종혁 대표변리사님의 소개를 부탁드립니다.
반갑습니다. 의약품은 크게 「오리지널 의약품」과 「제네릭 의약품」으로 구분할 수가 있습니다. 저희 박종혁특허법률사무소는 제네릭 의약품을 제조·판매하는 제네릭 제약사로부터 의뢰받아 오리지널 제약사의 특허권에 대해서 무효심판 또는 권리범위확인심판을 청구하는 업무를 주로 하고 있습니다. 즉, 오리지널 의약품을 보호하는 특허권을 무효로 하거나 이를 회피하여 비침해 판단을 받음으로써 제네릭 의약품이 식약처의 허가를 받아 판매되도록 하는 것이죠. 일반적인 특허사무소는 통상적으로 특허출원을 주된 업무로 하지만, 저희 사무소는 특허분쟁 업무가 90%가 넘으며 타 기술 분야의 사건은 거의 없다는 점에서 제약 산업에 특화된 사무소라고 생각하시면 됩니다. 이와 같은 업무를 주로 하게 된 것은, 역시 제가 약대를 졸업한 약사 출신 변리사라는 점이 가장 큽니다. 제약 분야의 특허분쟁의 경우, 타 산업 분야와는 달리 전공자가 아니면 다루기 어려운 측면이 많고, 특허법뿐만 아니라 약사법 및 의약품 개발과 관련된 연구에 대해서도 어느 정도 지식이 필요하기 때문에 자연스럽게 업무가 특화된 것 같습니다.

Q. 약학과 전공이라는 이력이 눈에 띕니다. 약사 출신으로서 변리사의 길을 걷게 되신 계기가 궁금합니다.
대학생 때 신문을 보다가 우연히 변리사라는 직업을 알게 되었는데, 기술과 법의 양 측면을 활용할 수 있다는 점에 큰 매력을 느껴 변리사 시험에 도전하게 되었습니다. 그 당시 약대생들의 주된 진로는 약국이었는데, 덩치도 큰 제가 약국 안에 하루 종일 있다 보면 좀 답답할 것 같기도 했고요(웃음). 무엇보다도 저는 누군가에게 설명하는 것을 참 좋아하는데, 변리사라는 직업은 복잡한 전공지식을 아주 쉬운 말로 설명하는 직업이기도 해요. 구술심리나 변론에서 비전문가를 상대로 복잡한 특허 기술을 설명하는 일이 많은데 '어떻게 설명하는 것이 가장 효과적일까'라는 것을 궁리하는 것 자체가 저는 참 재미있게 보였습니다. 그래서 인생의 꿈을 변리사로 정했고, 3년 정도의 공부 기간을 거쳐 변리사 시험에 합격하게 되었습니다.

Q. 어떤 업무를 하고 계시는지 자세한 설명이 듣고 싶습니다.
제약 분야는 피아가 선명한 산업구조를 취하고 있습니다. 즉, 오리지널 제약사와 제네릭 제약사가 바로 그것입니다. 신약을 개발하는 경우, 특허법 및 약사법 등에 의해서 오리지널 제약사는 일정 기간 독점권을 취득하여 독점 판매를 이어가게 됩니다. 그로 인해 신약의 경우 매우 높은 약가로 판매되는 것이죠. 그리고 소정의 기간이 지나면 제네릭 의약품이 출시되고 신약의 약가가 떨어지게 됩니다. 따라서 오리지널 제약사 입장에서는 가능한 한 제네릭 의약품의 출시를 막으려고 하고 반대로 제네릭 제약사는 가능한 한 제네릭 의약품의 출시를 앞당기려고 합니다. 이때 오리지널 제약사 입장에서 제네릭 의약품의 출시를 막는 수단 중 가장 강력한 것이 바로 특허권입니다. 즉, 제네릭 제약사 입장에서는 오리지널 사가 가지고 있는 특허권을 무효로 하거나 또는 그 특허권을 회피하는 제네릭 의약품을 개발해서 제네릭 의약품을 출시할 수밖에 없고, 이 과정에서 오리지널 특허권에 대한 무효심판 또는 권리범위확인심판의 청구는 필수적인 것이 될 수밖에 없습니다. 그런데 특허를 무효로 하거나 또는 회피를 하는 것이 말처럼 쉬운 것은 아니고, 방대한 선행문헌을 찾고 특허의 약점을 잡아 회피 설계를 해야 합니다. 저희 사무소는 이와 같은 특허무효 또는 특허회피 전략을 세운 후, 특허심판을 통하여 이를 공적으로 확인 받는 업무를 하는 것입니다. 그리고 이와 같은 특허심판의 결과가 나오면 특허법원 및 대법원에서 항소심 및 상고심이 이어지기 마련이고, 저희 사무소는 대법원에서 최종 판결이 나올 때까지 소송을 대리하는 업무를 합니다.  

Q. 국내 제약 분야 특허 관련하여 현재 변리사님께서 가장 주목하고 계신 이슈는 무엇인가요?
제약 분야는 모든 산업 부분을 통하여 특허분쟁의 양적 질적인 측면에서 압도적인 No.1 분야입니다.  2023년이 된 지 얼마 안 되었지만 1, 2월에도 특허심판원에 벌써 수백 건의 특허심판이 청구된 상태입니다. 주요한 특허법리 중 제약사건과 관련된 법리가 가장 많습니다. 이것은 기술 자체가 복잡하고 또한 당사자 간 다툼이 치열하기 때문에 그런 것입니다. 나아가 오리지널 제약사, 즉, 특허를 지키려는 자와 제네릭 제약사, 즉, 특허를 무력화하려는 자 사이에 계속된 신종 특허전략이 나오는 분야이기도 합니다. 따라서 항상 새로운 특허 이슈가 대단히 많습니다. 최근 제가 주목하는 이슈로서는, 제약 분야에만 존재하는 제도인 특허존속기간 연장등록과 관련한 특허분쟁, 프로드럭 관련한 특허분쟁 및 최근 친특허권자 경향(propatent)을 보이는 법원의 판단방식 변화 등이 있습니다. 존속기간 연장등록에 대한 도전 및 프로드럭 특허분쟁 등은 보다 이른 시기에 제네릭 의약품을 시장에 진입시키기 위하여 제네릭 제약사들이 새롭게 발굴해 낸 특허 전략들로서, 존속기간이 연장된 특허권의 연장기간을 단축하거나 그 효력을 제한시키는 것, 또는 프로드럭을 제조함으로써 오리지널 제약사의 물질특허권을 회피하려는 시도들입니다. 또한, 최근 법원의 판단방식의 변화는 특허회피 관련하여 균등범위를 넓게 인정하거나 또는 무효사유를 엄격하게 보려는 것으로서 한국이 제약강국으로 발전하며 점차적으로 나타나는 현상입니다. 

Q. 박종혁 변리사님만의 차별화된 노하우나 장점이 있으시다면 무엇인가요?
2015년 한국에 허가특허연계제도가 도입되었는데 이 제도하에서는 제네릭 의약품을 신속하게 출시할 때 특허심판을 거의 반 강제적으로 거치도록 규정되어 있습니다. 제약분야의 특허심판, 소송 건수가 비약적으로 증가한 것은 이 제도가 도입되었기 때문이라고 볼 수 있습니다. 저는 이 제도의 도입에 깊이 관여하였기 때문에 허가특허연계제도 하에서의 제네릭 의약품 개발에 대한 노하우가 많습니다. 또한, 이 제도가 도입된 후 지금까지 제가 대리한 특허심판, 소송 건수가 약 1000여건을 넘는데, 이는 국내 변리사 중 가장 많은 건수입니다. 아까 말씀드린 것처럼 복잡한 내용을 쉬운 말로 전달하는 것을 좋아하는 제 성격이 사건을 수임하는 과정 및 특허심판, 소송에서 좋은 결과를 얻는 데 도움이 된 것 같습니다. 

Q. 변리사님께서 지향하시는 이상적인 변리사의 모습이란 무엇인지 궁금합니다.
변리사도 서비스업의 일종이고, 결국 타인의 사무를 맡아서 대리인으로서 처리하는 것입니다. 제 생각에는 남의 일을 자기 일처럼 아니, 자기 일보다 더 신경 써서 해 주고자 하는 마음이 가장 중요한 것 같습니다. 경험이나 실력은 업무를 하면서 향상할 수 있지만 업무에 대한 태도는 잘 바뀌지 않으니까요. 특히, 특허분쟁을 주업으로 하는 경우 그 승패에 따라서 고객의 제품이 시장에 출시되거나 출시되지 못하는 경우가 많고, 당사자들은 목숨을 걸고 분쟁을 하는 것이기 때문에 단순히 남의 일을 대리한다는 마음가짐으로 일을 한다면 좋은 결과를 내기 어렵습니다.

Q. 앞으로의 목표에 관해 말씀 부탁드립니다. 
가끔 유튜버 같은 것을 하고 싶을 때도 있지만(웃음), 그건 좀 힘들 것 같고요. 지금까지 경험한 것들을 단행본으로 내고 싶은 꿈이 있습니다. 몇 권을 공동저서로 내기는 했는데 저 혼자 집필을 하고 싶어요.  제약분야 특허분쟁의 모든 것을 다 아우를 수 있는 그런 책을 쓰고 싶습니다.

 

Profile
학력
1996 중앙대학교 약학대학 약학사, 약사
2009 중앙대학교 대학원 약학석사
2017 중앙대학교 대학원 약학박사

경력
1998 변리사 시험 합격
1998~2010 와이에스장합동특허법률사무소 대표변리사
2011~현재 박종혁특허법률사무소 대표변리사
2007~2009 대법원 전문심리위원
2015~현재 식품의약품안전처 중앙약사심의위원회 위원
2015~현재 특허청 특허기술상 심사위원

저서
2018 허가특허연계제도 강해


임채은 기자  notalklaton@gmail.com
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